상표 시스템 최초 등록

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첫 번째 타이머? 실수를 피하기 위해 제출하기 전에 기본 정보를 입수해야 시간, 돈 및 잠재적으로 법적 권리가 있습니다.

상표 나 서비스표를 신청하려면 아래 표의 양식을 선택하십시오. 양식을 선택하면 TEAS (상표권 전자 응용 시스템)으로 이동하여 신청서를 제출할 수 있습니다.

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교장 선생님의 등록 상표 / 서비스표, 보충 등록부의 상표 / 서비 스 마크 및 기타 유형의 상표 (인증, 단체, 집단 회원)를 신청하려면,

이에 대응하려면 : 변호사 수표 ( "Office action") (정학 조회 / 정학 정지 또는 잘못된 양식 유형이있는 "대체 양식"제출 요청을 포함하여 최종 또는 최종 조치) 처음 제출); ITU (Intent-to-Use Unit) Office 작업; 사후 등록 부서 사무실 조치; 청원서 편지.

허용치 (NOA) 문제가 발생한 후 SOU (Statement of Use)를 제출하고 ITU 응용 프로그램을 실제 사용으로 변환하려면 또는 NOA 발급 후 연장 요청을 제출할 수 있습니다. 또는 AAU (Allege Use)에 대한 수정안을 제출하고 NOA 문제가 발생하기 전에 ITU 응용 프로그램을 실제 사용으로 변환 할 수 있습니다. 또는 사용 의도 단위 사무실 조치에 응답 할 수 있습니다. 참고 : "사용 의도"가있는 새로운 신청서를 제출하려면 위의 # 1.에서 양식에 액세스해야합니다.

신청서가 출판을 위해 승인되거나 실제로 출판 된 후에 수정안 (1)을 요청하려면; (2) 반대하는 시간의 연장이 접수 된 후에; 또는 (3) 수당 통지 (NOA)가 발행 된 후; 또는 NOA 문제 이후 섹션 1 (b)를 삭제할 수 있습니다. 참고 : Allowance Notice가 발행 된 후 취할 수있는 조치에 대한 추가 정보 (예 : 나누기 요청 제출)는 uspto. gov/trademarks/basics/MoreInfo_SOU_EXT. jsp를 참조하십시오.

접수처 주소 변경, 소유자 주소 변경 또는 국내 대리인 주소 변경. 변호사 또는 국내 대리인의 탈퇴; 변호사 / 국내 대리인의 취소 / 임명; 이미 선임 된 다른 변호사와 함께 변호사를 대신 할 것을 요청합니다. 참고 : 변호사의 철회, 제거, 교체 또는 임명에 대한 다양한 온라인 TEAS 양식 사용에 대한 추가 정보는 사례 팁을 참조하십시오.

신청 : 버려진 신청을 되살리기위한 탄원서; 출판 후 신청의 근거를 수정하기위한 청원서; 상표 규칙 2.146 및 2.148에 따라 국장에게 청원; 항의 편지 및 이와 유사한 문제; 청원서 편지에 대한 응답.

파일 제출 : USPTO의 Office action / Letter에 응답하지 않는 출판 전에 자발적인 개정; 신청 심사 과정이 종료되는 요청 ( "명시 적 포기"); 사용 의혹과 함께 제기되지 않은 신청을 분할하기위한 요청 (사용 주장이 제기 된 파일, 위의 "ITU (Intent-to-use) 양식"참조)

등록일 (Section 8)과 등록일 (Section 8 & 9) 이후 9th and 10th year 사이에 필요한 유지 보수 서류를 작성하는 것. 마크가 이제는 인정할 수 없다고 주장하는 것 (제 15 절); 등록 증명서의 수정 또는 정정을 요청할 권리 (제 7 조) 등록을 항복하는 것; 등록을 분할하도록 요청하는 것; 제 12 (c) 항 진술서를 제출하는 것; 등록 된 보호 연장 (마드리드 프로토콜)을 위해 제 71 조에 따라 필요한 유지 관리 서류를 제출하는 것; 사후 등록 부서 사무실 조치에 대응합니다.

파일 지정 : 과제; 이름의 변경; 제목의 다른 운반.

모든 제출물을 상표 심판 및 항소위원회에 제출하려면 예 : 반대, 취소, 최종 조치 후 항소 통지.

신청서 : 국제 등록 신청서; 후속 지정; 불규칙 통지에 대한 응답; 대체 또는 변형 요청.

TEAS 기술 정보 : 배경 기술 지원 TEAS 견과류 및 볼트 비디오 : 응용 프로그램 작성 방법을 설명하는 짧은 비디오 TEAS 튜토리얼 : 새로운 응용 프로그램에 대한 단계별 접근 전자 제출을위한 고려 사항 전자 파일 팁 : 전자적으로 파일을 작성하기위한 최상의 방법 TEAS FAQ : 가장 자주 묻는 질문 / 답변 TEAS RF FAQs TEAS 및 TEASi 릴리즈 : TEAS 및 TEASi 릴리스의 하이라이트 모든 TEAS 양식 색인 : 경험이 풍부한 사용자를위한 편리한 양식 색인 USPTO 재무 관리자 : USPTO의 새로운 요금 지불 관리 시스템에 대한 뉴스.

시스템 가용성 : 파일링 프로세스를 시작하기 전에 현재 서버 상태 및 계획된 중단을 점검하십시오. 동부 표준시 (Eastern Time)는 귀하의 TEAS 접수가 적시에 접수되었는지 여부를 결정할 목적으로 통제합니다. 도착 시간은 오후 11시 59 분입니다. 동부 표준시는 USPTO의 정규 업무 시간에 관계없이 해당 날짜에 제출됩니다. 귀하가 오늘 기한 내 마감일이고 서류가 TEAS를 통해 제출 될 수없는 경우 USPTO가 서류를 적시에 접수 할 수 있도록 대체 방법을 사용해야합니다.

업로드 일정 : TEAS를 통해 제출 된 대부분의 서류는 근무일 기준 4-5 일 이내에 USPTO의 상표 상태 및 문서 검색 (TSDR) 시스템에 업로드됩니다. 그 기간이 경과하고 귀하의 서류 제출이 여전히 나타나지 않으면 TSDRuspto. gov로 전자 메일을 보내주십시오. 그러나 문제가 특별히 전자 신고 문제와 관련된 경우 TEASuspto. gov를 사용하십시오.

우리가 미안해.

USPTO는 현재 더 나은 서비스를 제공하기 위해 콘텐츠를 개선하고 있습니다. 문제를 설명해 주시겠습니까?

도구 & amp; 모래밭.

상표권 변경.

2017 년 1 월 14 일에 발효 된 변경 사항을 확인하십시오.

파일을 보낸 후.

온라인 양식을 제출 한 후이 페이지를 읽고 신청서 또는 등록 상태를 확인하는 의무, 제출 오류를 수정하는 방법 및 TEAS RF 및 TEAS Plus 신청자의 전자 서신 요구 사항에 대해 알아보십시오.

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용감한 새로운 특허 세계 & # 8211; 처음으로 파일 법이됩니다.

오바마 대통령은 2011 년 9 월 16 일 AIA에 서명하여 첫 번째 파일을 제출할 무대를 마련했습니다.

그러나 비교해 보면 AIA 구현의 두 번째 단계는 AIA 구현의 세 번째 단계와 비교되는 것입니다. 2013 년 3 월 16 일 토요일부터 미국은 오래 전에 미국 특허법 및 관행의 특징이었던 법을 처음으로 제정 한 국가 중 최초로 파일을 등록했습니다. 그러나 이상하게 여겨지는 것은 실제로 채택 된 것이 최초의 파일 시스템이 아니라는 것입니다. 파일 두 번째 사람이 여전히 승리 할 수있는 몇 가지 예외가 있습니다. 그러나 이러한 예외는 극도로 중요하지 않으며 예외의 매개 변수를 둘러싼 법은 존재하지 않으며 유감스럽게도이 시점에서 USPTO에 의해 정의되지 않았습니다.

또한 새로운 법률에 함정과 허점이 있다는 사실을 이해하는 것이 중요합니다. 율법의 여러 뉘앙스를 고려하여 충분한 시간을 보지 못한 사람들에게는 그것이 실제로 의미하는 것을 배우는 것에 놀랄 것입니다. 예를 들어 오랫동안 보유하고 이전에 특허를 얻을 수없는 영업 비밀에 특허를 취득 할 수 있다는 것을 알고 계셨습니까? 그것은 생각할 수없는 것처럼 보이지만, 다시 법이 발명의 재 특허를 허용한다는 것은 생각할 수도없는 일입니다.

AIA는 정확히 무엇을 바꾸나요? USPTO는 2013 년 3 월 16 일에 발효되는 변경 사항을 다음과 같이 요약합니다.

(1) 미국 특허 시스템을 최초의 발명 시스템에서 최초의 발명가 시스템으로 변환한다. (2) 가장 이른 유효 출원일이 미국 또는 다른 국가에서 출원 된 출원서에 기초하는지 여부에 관계없이, 미국 특허 및 미국 특허 출원 공보를 선행 기술로서 가장 빠른 유효 출원일로 취급한다. (3) 사전 공공 활동이나 판매가 "이 나라에서"선행 기술 활동이되어야한다는 요구를 제거한다. (4) 공동 소유 또는 공동 연구 계약 특허 및 특허 출원 간행물을 35 U. S.C. 102, 35 U. S.C. 103. AIA의 3 절의 이러한 변경은 2013 년 3 월 16 일부터 적용되지만 2013 년 3 월 16 일 이후에 신청 된 특정 신청에만 적용됩니다.

솔직히, 어떤 단일 기사 또는 일련의 기사에서 첫 번째로 제출 된 변경 내용의 크기를 설명하는 것은 불가능합니다. 이것은 의회가 선행 기술로 간주되는 것에 대한 정의를 근본적으로 변경했기 때문입니다. 출원인은 청구 된 발명이 새로운 것이 아니거나 명백하기 때문에 특허 청구 된 발명을 비 특허 가능하게하는 선행 기술이 없으면 특허를받을 자격이있다. 그러나 어떤 참고 문헌 및 정보가 선행 기술로 간주 될 수 있습니까? 그것이 사물이 근본적으로 바뀐 곳입니다.

다음을 고려하세요:

2013 년 3 월 15 일 금요일에 미국에서 제출되기 12 개월이 넘은 기기를 비밀로 판매하면 특허 취득이 배제됩니다. 2013 년 3 월 16 일 토요일부터 기기의 비밀 판매는 아무리 오래 전부터 선행 기술이 될 수 없습니다. 2013 년 3 월 15 일 금요일에 외국 특허 또는 외국 특허 출원은 외국 출원일 현재 선행 기술로 간주되지 않습니다. 2013 년 3 월 16 일 토요일부터 외국 출원일이 선행 기술 행사가 될 수 있습니다. 2013 년 3 월 15 일 금요일에 신청자는 발행일이 1 년 미만인 경우 발행 대상인 발명품에 대한 미국 특허 출원을 제출할 수 있습니다. 출판물이 독립적으로 발명품에 도착한 다른 개인이나 단체에 의한 것이라 할지라도 이는 사실입니다. 2013 년 3 월 16 일부터 다른 개인이나 단체가 독립적으로 발명에 도착하여 첫 번째 발명가가 첫 번째 발명가를 제출하기 전에 기사를 게시 한 경우 특허를 얻을 수 없습니다. 2013 년 3 월 15 일 금요일에 영업 비밀 프로세스로 오래 동안 지켜온 특허 신청서를 제출할 수 없습니다. 2013 년 3 월 16 일부터 유효한 장기 영업 비밀에 대해 특허를 취득 할 수 있습니다.

이것들은 AIA 내에 포함 된 규칙과 구현 규칙의 변화와 뉘앙스 중 일부에 지나지 않습니다.

이제 한 걸음 물러서서 이른바 유예 기간을 고려해 보겠습니다. 새로운 법률에 따라 발명자에 대한 정보 공개 게시자가 발명자로부터 후속 공개를 얻거나 파생 한 경우 특허 취득을 방해하지 않는 경우가 있음을 알고 있습니다. USPTO는 진정한 제 1 발명가가 제 2의 당사자가 파생 당사자임을 증명할 수 있도록하기 위해 제 2의 당사자 인 파생 당사자가 축 어적으로 무언가를 게시 할 필요가 없다고 말했습니다. 미국 특허청 (USPTO)은 두 번째 당사자가 축 어적으로 무언가를 게시 할 필요가 없다고 말합니다. 고객에게 무엇을 말하려하는지 알아 내려고 할 때 유용하지 않아도되는 것을 어떻게 말하고 있습니까?

이른바 유예 기간의 문제는 그것이 정의되어 있지 않다는 것입니다. USPTO는 유예 기간을 일반성과 부정적으로 설명했다. 하지만 나에게 무언가를 말하는 것은 백인이 아니야. 색상이 무엇인지 말해 주는데 많은 도움이되지 않습니까? 그것은 하나의 선택을 제거하지만 추가 질문을 엽니 다. 유예 기간의 경우, 그러한 질문은 답변을 얻지 못하고 무의미한 영혼이 그 존재에 의존하고 특허 심판 및 항소위원회 또는 법원이 제시 한 특이 사실에 대한 답변을 줄 때까지는 얻지 못합니다.

이것은 무엇을 의미 하는가? 먼저 파일로 처리해야한다는 것을 절대적으로 필요로합니다. 유예 기간의 존재에 의존하는 사람은 누구나 파일 시스템을 순수하게 처음 사용하지는 않지만 극단적으로 어리석은 사람입니다. 먼저 파일. 자주 제출하십시오. 어떤 발명이라도 연습 할 수있는 개념과 감소가있을 것입니다. 단어와 그림을 통해 적절한 설명을 할 수있는 명확한 발명이있는 즉시 제출하십시오. 먼저 파일. 자주 제출하십시오.

영업 비밀은 이제 특허 가능합니다.

이것은 많은 사람들에게 거의 믿을 수 없을 것 같지만, 2013 년 3 월 16 일부터 장시간 개최 된 영업 비밀은 이제 특허가 가능합니다. 사실, 코카콜라가 코카콜라를 만들기위한 비밀 공정을 특허하고 싶다면 그렇게 할 수 있어야합니다. 하지만 어떻게 가능할까요?

35 U. S.C. (1) 청구 된 발명이 특허를 얻었거나, 인쇄 된 간행물에 기재되거나, 공개 사용되거나, 판매되거나 또는 다른 방법으로 이용 가능하지 않는 한, 사람은 특허를받을 권리가있다. 102 (a) (1) 청구 된 발명의 효력 발생 일 이전에 일반 대중에게 공개하는 것; & # 8221;

USPTO는 비판적이거나 대중에게 공개 된 해석에 대해 설명했다. 언어는 다음과 같습니다.

''또는 ''또는 ''또는 ''와 같은 잔여 조항은 일반적으로 앞의 문구를 수정하는 것으로 간주됩니다. 따라서 Office는 AIA 35 U. S.C. 의 잔여 조항을 "대중에게 공개 할 수있는"것으로 간주합니다. 102 (a) (1)을 비밀 영업이나 사용 활동이 선행 기술로서의 자격이 없음을 나타냅니다.

따라서 오래 동안 영업 비밀을 갖고 있고 실제로 비밀로 유지한다면 더 이상 특허 출원으로 선행 기술로 간주되지 않을 것입니다. 따라서 장기간 영업 비밀에 대해 특허를 취득 할 수 없다는 말을 들으면 다시 평가해야합니다. 이러한 영업 비밀은 2013 년 3 월 15 일 이전에 공개되지 않았을 때 특허가 가능합니다.

발명품의 재 특허권.

모든 발명 특허가 재 특허 될 수는 없지만 의심의 여지없이 재 특허 될 수있는 발명이있을 것입니다. 이것은 35 U. S.C. 102 (b) (2) (C)는 다음과 같이 말했습니다 :

(a) (2)에 따라 청구 된 발명의 선행 기술이 아니어야한다 - 공개 된 주제 및 청구 된 발명이 청구 된 발명의 유효 출원일 이전에 동일인 또는 주체가 소유 한 경우 같은 사람에게 양도 할 의무가있다.

102 (a) (2)로도 알려져있는 하위 절 (a) (2)는 다음과 같이 말합니다 :

사람이 청구 된 발명이 제 151 조에 따라 발행 된 특허 또는 제 122 조 (b) 항에 따라 공표되거나 간주 된 출원에 대해 기술되지 않는 한, 특허 또는 출원서의 경우 다른 발명가의 이름을 지어 주장 된 발명의 유효 기일 이전에 효과적으로 출원되었을 수 있습니다.

따라서 특허 또는 공개 된 특허 출원이 공동 소유되는 경우 연속 출원 된 특허 출원에서 동일한 일련의 주장에 대해 선행 기술로 간주되지 않을 수 있습니다.

물론 102 (b) (2) (C)는 102 (a) (1)에 해당하는 선행 기술을 제거하지 않지만 102 (a) (2)는 특허 출원의 선행 기술을 청구 된 발명. 따라서 발명품을 비밀로 유지하고 특허 출원을하면 신청서 제출 후 18 개월 이내에 신청서가 공개 될 때까지 비밀이됩니다 (선행 기술이 아닌). 그런 다음 첫 번째 신청서가 출판되기 전에 동일한 청구항을 가진 두 번째 신청서를 다시 제출할 경우 102 (a) (1) 금지 조항이 적용되지 않습니다. 102 (a) (2)는 최초 등록 출원일을 출원일로부터 결정할 수 있지만, 공용 소유권을 통해 102 (a) (2)를 삭제하면 공동 소유주는 자신의 특허 기간을 효과적으로 연장 할 수 있습니다 ~ 18 개월; 간행물이 18 개월 후에 발행되지 않으면 더 오래 걸릴 수 있습니다.

102 (b) (2) (C)의 제한 요소에서 동일한 청구항을 포함하는 두 번째 또는 후속 신청서는 다른 발명자가 제출해야 할 것입니다. 그럼에도 불구하고 제약 회사가이 재 특허 허점을 악용하려고 노력해야합니다. 추가 18 개월의 특허 보호는 블록버스터 약에 수십억 달러를 의미 할 수 있습니다.

이야기의 도덕은 다음과 같습니다. 먼저 파일을 처음 만들 때 무엇을 의미하는지 또는 AIA에 무엇이 포함되어 있는지를 알고 있다고 가정하십시오. 회피와 허점이 피할 필요가 있으며 착취되어야합니다.

AIA에 관해 궁금한 점이 있으면 저에게 연락하십시오. 우리는 상담을 준비 할 수 있습니다.

저자.

Gene Quinn은 IPWatchdog의 변리사 겸 편집자 겸 창립자입니다. Gene은 PLI Patent Bar Review Course의 수석 강사이자 Widerman Malek의 변호사이기도합니다. Gene의 전문 분야는 전략적 특허 컨설팅, 특허 출원 및 특허 출원입니다. 그는 특허청에서 특유한 절차 적 문제에 직면 한 변호사와상의하고, 투자자와 임원에게 특허법 변경 및 소송 관련 문제에 대해 자문하고 미국 및 전 세계에서 소프트웨어 및 컴퓨터 관련 혁신을 주로 다루는 신생 기업과 협력합니다 . Gene은 New Hampshire에서 Practice Law에 입학했으며, Registered Patent Attorney이며, 연방 순회 항소 법원에 상장되기도합니다. Gene에게 메시지를 보내려면 여기를 클릭하십시오.

경고 (& amp; 면책 조항 : IPWatchdog에 대한 페이지, 기사 및 의견은 법률 자문을 구성하지 않으며 변호사 - 고객 관계를 형성하지도 않습니다. 출판 된 기사는 저자의 개인적인 견해와 견해를 표현하며 저작자의 고용주, ​​고객 또는 IPWatchdog의 후원자에게 귀속되어서는 안됩니다. 더 많은 것을 읽으십시오.

이것을 토론하십시오.

현재 39 개의 댓글 코멘트가 있습니다.

특허 영업 비밀과 관련하여 & gt; 1 년 된 새 법률은 그러한 관행을 금지하지 않는다는 것에 동의합니다. 그러나 입법자들은 실제로 102 (g) (2)의 정신을 철회하고자 했습니까? 선행 기술 상용 사용자에 대한 면제 인 273 항의 추가를 고려해 봅시다 : 입법자들이 투자를 보호하지 않고 투자를 보호하기를 원한다는 사실은 명백합니다. 특허 보호. 그러나 입법자들은 영업 비밀 보유자에 대한 주문형 독점적 사용을 20 년간 독점적으로 사용할 수있는 형태로 이중 추가 보호를 제공 할 의향이 있습니까? 이것은 영업 비밀 보유자들에게 엄청난 시장 이점을 제공 할 것입니다. 재판관은 입법자의 의도와 관련하여 나쁜 정책과 나쁜 가정으로 해석 할 가능성이 높습니다. 어쩌면 당신은 다르게 말하는 일부 입법자를 인용 할 수 있습니다. 그러나 나는 CAFC가 다음 몇 년 내에 Metallizing Engineering Co. (153 F.2d 516 (2d Cir. 1946))로부터의 지분을 재확인 할 것이라고 생각합니다.

놀랍게도 유럽 특허 협약에 따라 유럽 전역을 포함하여 많은 국가에서 오랫동안 영업 비밀에 대한 특허를 취득 할 수 있습니다.

실현 가능한 공개가없는 한 발명으로 상업적 이익을 얻는 것은 특허를 배제해야한다는 개념은 역사적으로 이상한 것으로 보입니다. 호주와 뉴질랜드는 여전히 비밀 사용이 있다면 유효한 특허 취득에 대한 금지를 유지합니다. 서류 제출 이전에, 구 영국 법 (pre-EPC)에서 물려 받았습니다. 비슷한 정책과 조항을 보유하고있는 다른 많은 나라들도 커먼 웰스의 구성원이라고 생각합니다.

임의의 기간의 영업 기밀을 바탕으로 누군가가 20 년의 독점권을 추가 할 수 있어야한다는 생각은 나에게는 옳지 않은 것처럼 보입니다. 그러나 나는 세계의 많은 사람들이이 문제에 관해 다르게 생각한다는 것을 받아 들일 수있게되었으며, 따라서 미국이나 유럽에서 가능한 미국의 지원자들에게 동일한 기회를 제공하는 측면에서 미국은 아마도 올바른 방향으로 움직일 것입니다.

102 (a) (2)를 사용하여 취할 수있는 전술에 관한 많은 생각.

전에는 그 부분에 집중하지 않았습니다.

또한 숨기고 숨기는 것을 깨닫지 못했습니다. 오래된 102의 일부가 사라졌습니다.

그것은 참으로 용감한 새로운 세계입니다.

나는 이전 영업 비밀에 대해 특허를 당신에게 새로운 것으로주는 것에 대해 훨씬 덜 우려하고 있습니다. 사실은 여전히 ​​새로운 것입니다.

나는 또한 과거에 영업 비밀과 특허 사이의 기간이 두 가지 다른 법적 영역에 해당한다고 게시했습니다.

이 두 가지를 혼합하는 것은 실수입니다.

빠른 포인트는 오류를 보여줍니다. 영업 비밀 범위 아래에서 보호는 이론적으로 영원합니다. 보험 보상 범위의 충돌을 주장하면 논리적으로는 헌법이 영업 비밀을 금지해야합니다. 논리적으로는 영업 기밀로 보호받을 수있는 시간을 헌법 조항에 해당하는 경우 (영업 비밀 지위에서 이사하고 특허 영역으로 옮기기로 결정)가 아닌 다른 경우 (영업 비밀 지위에 머물러 있음)가 될 수 없습니다. '불쾌감을주는'& # 8221; 적용 범위의 일부는 정확히 동일합니다 (비 특허 영역 부분). 당신은 한 가지 경우에 (헌법 적으로) 화를 낼 수는 없지만 다른 곳에서는 그렇지 못합니다.

일단 특허 영역의 보호를 원한다면 보호 기간을 제한하기로 결정했습니다.

또한 이것은 불확실한 & # 8221; 보호 기간은 삶의 기간에 저작권을 부여했습니다. & # 8221; '인생'이후로 논쟁을하는 사람은 아무도 없습니다. 알려지지 않았기 때문에 (사실상 알 수 없다), 저작권 용어가 헌법 조사에서 실패한 것인가? 물론, 사회가 젊음의 샘을 밝혀내는 것처럼, 또는 무기한으로 생명을 연장하기위한 의학적 발전 (우리 문학에서 목격 한 인류의 공상), 저작권 용어를 지배하는 법칙 가능성이 높습니다. 그러나 중요한 대조가 여전히 남아 있습니다. 영업 비밀 보호 시간은 법이 정부 헌법의 다른 부분 (주 대 연방)의 다른 부분으로 바뀌는 지점까지도 특허 보호 시간과 다른 법으로 관리됩니다.

먼저 파일과 파일을 자주 작성하지만 나중에는 사용하지 않는 것이 더 좋습니다. 발명이 1 년 이내에 공개 된 경우에도 계속 적용됩니다. 유예 기간은 AIA에 의해 불완전하고 약화되었지만 안전망으로 존재합니다. 고의적으로 의존 할 것이 없지만 실제 세계의 발명가가 이상적인 특허 출원 전략에 미치지 못할 때 잠재적으로 이용 가능합니다.

Gene, re-patenting에 대한 논의는 이중 특허권 획득을 고려해야 할 필요가있다. [101 법정 이중 특허 및 사법 & # 8220; 명백한 유형 & # 8221; 이중 특허]는 여전히 유효하다.

또한, 앞서 언급했듯이, Metallizing Engineering Doctrine은 법정이 아닌 순전히 개인적인 목적으로 사용되는 것으로, & # 8221; 즉 공평한 금반언이며, 따라서 법정 변경에 의해 과장되지 않아도된다. 및 그것의 해석. 오래된 비밀 상업 과정에 대한 특허 신청을 여기에서 격려하면 법적인 문제가 더 빨리 결정될 수 있습니다! 그러나 나는 그러한 신청서에 PTO로부터 그 사법상의 결의안 이전에 청구 된 발명의 비밀 상업적 사용을 은폐하는 것을 권장하지 않는다.

AIA에 관한 USPTO 비디오를 보면서, * Dummies *에 대한 새로운 규칙과 거의 같은 것처럼 보였습니다. Michel 대법원 판사가 특허 개혁 *에 대해 VA의 집에서 이야기하는 흥미로운 비디오를 발견했습니다. 그가 AIA에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 아이디어를 얻기 위해 그는 개혁이라는 용어가 개선을 의미하기 때문에 특허 개혁과 달리 특허 개정이라고 할 수있는 매우 구체적인 지적을했습니다.

비디오의 대부분은 내가 과거에 특허 개혁 시도의 역사에 관한 것이 었는데, 나는 독창적 인 발명가를 얻으려고 매우 적극적 이었기 때문에 매혹적이었다. AIA 전의 시도에서 들었던 견해들, 우리의 이익에 매우 해로울 수있는 새로운 법률이 될 것이라고 생각했던 것에 저항하는 방식으로 말입니다. 비디오는 59 분 길었고 지성적이고 지혜로운 사람인 Paul Michel이 무엇인지 극명하게 느꼈습니다. 그는 비디오의 마지막 15 분 동안 AIA가 실제로 의미하는 바를 이야기합니다.

나는 명백 함 유형 이중 특허가 아직 유효하다는 것에 동의하지 않습니다. 나는 이것이 USPTO의 입장이라고 이해하지만, 그들은 틀렸다.

103 거부를지지하기 위해 결합하기 위해 유용하게 사용하려면 102 세 이하의 선행 기술이어야합니다. 102 조는 선행 기술을 정의합니다. 102 세 미만의 선행 기술이 아닌 경우 103 항의 거부를지지하기 위해 결합 될 수 없습니다. 따라서, 법원이 선행 기술에 대한 독점적 인 정의가 아니라고 결정하지 않는 한, 명백한 유형의 이중 특허는 변경 사항을 보관하기 위해 처음 생존 할 수 없습니다. 안타깝게도 Mayo v. Prometheus의 전체 파생물이 집중화되면서 그럴 수도 있습니다. 101이 선명도 유형의 두 배 특허가 더 이상 없다하더라도 선행 기술을 정의 할 때까지.

나는이 주제에 대한 의견을 교환하기 전에 :

& # 8220; 또한, 앞서 언급했듯이, Metallizing Engineering Doctrine은 공평하지 않은 개인 소유의 "forfeture"즉 공평한 금반언이며 따라서 법적인 변경에 의해 과장되지는 않는다.

당신은 여기서 토론에 새로운 것을 제안하지 않습니다. (그리고 슬프게도, 당신은 이전에 저의 의견에 대답하기로 선택했습니다). 저는이 법 조항의 해설이나 이름조차도 당신이 보존하고자하는 개인적, 공평한 측면을 제거한 근본적인 변화를 반영한다고 지적합니다.

미 의회가 이같은 움직임을 현명하게 추진했는지, 사법부가 내놓을 움직임이 있느냐가 그 요점이다. 사법부는이 부분을 다시 제출할 수 있도록 법 개정안을 제출하지 않았습니다.

Metallizing 공학 교리는 사라졌습니다.

2013 년 3 월 15 일 금요일에 미국에서 제출되기 12 개월이 넘은 기기를 비밀로 판매하면 특허 취득이 배제됩니다. 2013 년 3 월 16 일 토요일부터 기기의 비밀 판매는 아무리 오래 전부터 선행 기술이 될 수 없습니다. & # 8221;

나는이 변화의 큰 팬이다. 계속해서 고객에게 비밀 영업 및 비밀 제안에 대해 설명해야합니다. (심지어 비밀 라이센스 계약조차도 어떤 경우에는 '판매'로 간주 될 수 있습니다). 이러한 활동에 대해 문의하지 않으면 의료 사고로 이어질 수 있습니다 (Gunn v Minton?) 나는 비밀 판매로 인해 최소한 한 번만 특허를 제출하는 것을 거절했습니다. 1 년 전에 고객에게 1 년 전에 (제안을 거절 한) 친척에게 발명품을 판매하겠다고 제안했기 때문에 특허 출원을 할 수 없다고 설명하는 것은 어렵습니다.

우리의 일자리를 쉽게 만들어주는 변화는 언제나 환영합니다.

USPTO 프리젠 테이션에서 실시간 프리젠 테이션에 참석했다면, 세계의 어떤 것들을 볼 수 있었을 지 모를 것입니다. * 미 의회는 실제로 미국 발명 법안을 통과시킬 때 고려하고있었습니다.

C-Span에서이 영화를 보면서 나는 혼란스럽고 거의 혼란 스러웠던 상원 의원 Patrick Leahy가 AIA에 대해 얼마나 위대한지를 밝히기 위해 그의 큰 표지판과 슬라이드를 자랑스럽게 표시하는 것을 목격했다. 그는 오히려 세계의 다른 나라들과 특허법을 조화시키고 조화시키려는 그의 노력을 자랑스럽게 여기는 뱀처럼 보였습니다.

Kappos 감독은 그 노력에 박수를 보냈지 만, 그는 아마도 다른 사람들보다 아주 다른 의제를 가졌거나 가지고 있습니다. 우리가 잊지 않기 위해, IBM은 소규모 기업을 무력화시키려는 많은 목소리에 불과했습니다. 나는 아직도 전통적인 특허권을 파괴하려는 그들의 노력의 대부분이 알려진 특허권을 고의적으로 침해하여 잡혔다 고 믿는 경향이 있습니다.

전국 뉴스를 통해 미키 소프트 (Micky-Soft) 또는 누구든지 50 억 달러가 넘는 가격으로 체포 된 사실을 알게되면 고통스럽게 당황하게됩니다. 사나운 불처럼 퍼지며, 그들이 실제로 누구이며 무엇에 대해 고통스럽게 드러납니다.

리 하리 (Leahy) 상원 의원에 대한 비판적인 말을 용서해주십시오. 2007 년 특허 개정 노력의 효과에 대해 상원의 관심을 끌기 위해 한 달 반 정도 시간을 보낸 후, 일부는 실제로는 매우 신경 쓰이는 것처럼 보였습니다. 무소속 자에게 일어날 일은 무엇이든간에 나는 435 명의 서명자들과 함께 McConnell 상원 의원과 Reid 상원 의원의 사무실에 편지를 보냈다. 다행히도 특허 개정에 대한 시도는 실패했지만, 나는 진정한 동기가 실제로 무엇인지에 대해 약간 지저분 해졌습니다. 서명국 중 약 30 명 정도가 변리사와 특허 대리인이었는데, 그 중 몇 명이 꽤 정기적으로 여기에 참석했다.

폴 모건 (Paul Morgan)과 두 점에 동의합니다. & # 8212;

& # 8212; 금속 화 공학은 법관이 아닌 순수한 판사가 만든 법입니다. 따라서 법적인 변경은 반드시 금속 화 공학을 우회하지 않습니다. 금속 화 공학의 기초는 헌법입니다. 입법 역사는지도 전체에 걸쳐 있습니다. 두 개의 연속 문장이 모순이 될 수도 있습니다. 의회는 마우스 홀의 체질 상 코끼리를 숨기지 않습니다. 나는 Paul이 그 질문이 열려 있다는 것에 동의한다. 나는 Metallization Engineering Doctrine이 사라 졌다고 Gene에 동의하지 않는다. & # 8221; 결정할 10 년의 소송이 걸릴 것입니다.

& # 8212; 이중 특허에 관해, 나는 다시 바울과 동의하고 진에 동의하지 않는다. 거의 같은 근거. & # 8212; 그 판사는 법을 제정했으며 입법 사정에서 그것을 폐지하려는 의도는 언급하지 않았습니다. Gene은 더 이상 선행 기술을 가지고 있지 않다. 이론적 근거는 내게 무의미한 것 같다. 왜냐하면 이중 특허는 언제나 특허가 다른 것에 대한 선행 기술이 아닌 경우에 관한 것이었다.

103 거부를지지하기 위해 결합하기 위해 유용한 것이 있기 위해서는 102 아래의 선행 기술이어야합니다.

나는 그렇게 생각하곤했지만 CIP의 주장에 대해 인용 된 1 년 이상 된 게시 된 부모 신청은 어떨까요? 소유권 주장은 부모에게 뒷받침되기 때문에 부모는 102 거부로 인용 될 수 없습니다. 그러나 부모는 103 항의 거부로 인용 될 수 있습니다. 왜냐하면 그 주장은 학부모에게 뒷받침 될 수 없기 때문입니다.

AIA가 이것을 변경합니까?

당신이 말하는 것은 부모님이 주장을 뒷받침하지 않는다는 것입니다. 맞습니까? 이 상황에서 학부모의 출판은 102 (b)에 의거 한 선행 기술 사건이 될 것입니다. 그래서 102 세 미만의 선행 기술이 될 것이기 때문에 부모는 103 거부에 사용될 수 있습니다.

내가 뭘 놓치고 있니?

이 말을 해봅시다. & # 8230; 나는 Metallizing Engineering이 실제로 기각되었는지 여부에 관해 어떠한 실질적인 입장도 취하지 않고있다. 나는 그것을 과소 평가했다는 것을 확신하지 못하고, 그것이 훼손되었다고 가정하는 것은 위험하다고 생각한다. USPTO는 분명히 그것이 폐지되었다고 생각합니다. 장기적으로 우리는 궁극적으로 결정할 CAFC가 필요할 것입니다.

이중 특허권의 측면에서 내가 놓치고있는 명백한 것이 있습니까? 나는 같은 유형이 101을 기반으로하고 있음을 알고 있지만, 명백한 법칙에 기초한 명백한 유형의 특허를 두 번이나 가지고 있지 않습니까? 참조가 102 세 미만의 자격 요건을 충족하지 못하는 경우 클레임을 거부 할 수 있습니까? 그 대답은 '아니오'라고 생각합니다.

등가물에 대한 교리가 어떤 식 으로든이 점을 이해하지 못했습니까? 더블 특허의 허용 여유는 나에게 발명품 *을 구성하는 정의에 대한 전체 개념을 지나치는 것처럼 보일 것입니다. 나는 항상 물건을 두 번 특허하려고하는 것이 대부분 나쁜 발명가 * 행동 유형의 최악의 유형이라고 생각했습니다. & # 8220; 나쁜 발명가! 새로운 것을 발명하십시오! & # 8221;

유전자, 아주 최근에 연방 준비 은행. Cir. 허벨 (Hubbell) 판결에서 명백한 유형의 이중 특허 원칙에 대한 요약을 제공했다.

명백한 유형의 이중 특허는 "동일한 발명"을 암시하지 않는 별도의 출원 또는 특허 청구를 방지하기 위해 고안된 사법적으로 만들어진 교리이지만 독점적 권리를 부여하면 특허 보호 수명을 효과적으로 연장시킬 수있는 발명을 그렇게 유사하게 주장합니다. "Perricone v. Medicis Pharm. Corp., 432 F.3d 1368, 1373 (Fed. Cir. 2005) (인용 생략). "Longi, 759 F.2d 887, 892 (Cir. 1985 연쇄) (인용 생략)에"제 1 특허 청구와 특허 적으로 구별되지 않는 "두 번째 특허 청구항의 발행을 금지합니다. 후기의 특허 청구는 "이전 청구보다 명백한 것으로 밝혀지면 이전의 청구와 특허 적으로 구별되지 않습니다."Eli Lilly & amp; Co. v. Barr Labs., Inc., 251 F.3d 955, 968 (Fed. Cir. 2001) (인용 생략).

법원은 "명백한 유형 이중 특허에 대한 두 가지 정당한 근거가 여기에있다"고 설명했다.

1. 첫 번째는 "확장이 어떻게 이루어져도 특허에 의해 배제되는 권리의 부당한 시간 경과 연장을 방지하는 것"입니다.

2. 두 번째 근거는 본질적으로 동일한 특허 발명을 주장하는 다른 양수인의 다중 침해 소송을 방지하는 것입니다.

당신의 아주 흥미로운 추측의 작동 부분은 그것이 연방 정부가 요구하는 결정이 아니라 유태인 결정 인 것처럼 보입니다. 미국 법원 시스템이 동의 할 수 없다면, 우리는 실제로 무엇을 가지고 있습니까? 아마 몇 년 동안 아주 조금. 즉 법원이 의미하는 바가 무엇이든 제공 할 때까지 또는 실제로 법이 실제로 의미하는 바를 아는 것처럼 보이지 않습니다.

Risky times for new inventions here in the US, but hopefully things are somewhat better for those on the other side of the Pond these days.

In terms of double patenting, is there something obvious I am missing? .. .. isn’t double patenting of the obviousness type based on the law of obviousness? Is it possible to reject a claim as being obvious when the references do not qualify under 102?

No. The test for obviousness-type double patenting is not the same as the Graham analysis. The Federal Circuit cataloged some of the differences in Geneva Pharms., Inc. v. GlaxoSmithKline PLC , 349 F.3d 1373, 1377 n.1, 68 USPQ2d 1865, 1869 n.1 (Fed. Cir. 2003):

The distinctions between obviousness under 35 U. S.C. § 103 and nonstatutory double patenting include:

1. The objects of comparison are very different: Obviousness compares claimed subject matter to the prior art; nonstatutory double patenting compares claims in an earlier patent to claims in a later patent or application;

2. Obviousness requires inquiry into a motivation to modify the prior art; nonstatutory double patenting does not;

3. Obviousness requires inquiry into objective criteria suggesting non-obviousness; nonstatutory double patenting does not.

In obviousness-type double patenting the reference patent need not be § 102 prior art at all. In the overwhelming majority of cases, the reference patent is a sibling, either a voluntary divisional or an involuntary divisional where claim amendments destroyed “consonance.”

Consonance n: 1; Agreement, Harmony 2; Repetition of consonants, esp. as an alternative to rhyme in verse. Merriam Webster dictionary (C)

The quotation from that case helps my position. The case says:

“It prohibits the issuance of claims in a second patent that are “not patentably distinct from the claims of the first patent.” In re Longi, 759 F.2d 887, 892 (Fed. Cir. 1985) (citations omitted). A later patent claim “is not patentably distinct from an earlier claim if the later claim is obvious over, or anticipated by, the earlier claim.”

Thus, in order for their to be double patenting the later claim must be obvious over the earlier claimed invention. So the earlier claimed invention is being used in combination with other references to render the claims of the second patent obvious. Thus, the earlier patent is being used as prior art to support an obviousness rejection.

The real trouble I have is this — if same type double patenting continues under 101 and obviousness type double patent continues under 103, then the exception for commonly owned references being prior art under 102(b)(2)(C) is superfluous. What good is it to say that a commonly owned reference is not prior art under 102(a)(2)? If it can still be prior art under 101 and 103 thanks to judicially created double patenting then Congress has enacted something without any meaning.

Then what does 102(b)(2)(C) mean? It seems that your reading is that this section provides no benefit whatsoever.

I , too, have always understood “obviousness-type” double patenting to have very little to do with “conventional” obviousness. The name is a convenient shorthand for “OK, I can see that you are not claiming exactly the same thing in this second application, but even so these claims are not patentably-distinct from those in the other application.” So obviousness-type double patenting is to obviousness as (statutory) double patenting is to novelty, and really nothing to do with 35 USC 103.

In Australia, we still have the rather quaint “patent of addition”, which is the type of patent you file (or convert to) if you want to claim something which is novel, but obvious, over your own earlier patent disclosure. A patent of addition remains tied to its parent, remaining in-force only for as long as the original patent lives – much like the effect of a terminal disclaimer, but with the benefit that no maintenance fees are payable on the dependent patent. You could compare it to a CIP with an obviousness-type double patenting problem!

I am seeing a lot of “judicial” with no resting on the actual law.

Sorry, I am unwilling to believe that that much power is left in the hands of unaccountable judges. If Equity overcomes law so easily, then as Gene asks, why have law at all?

The statutory language means exactly what it says, no more, no less. § 102(b)(2)(C) carves out much commonly owned subject matter from the prior art for purposes of statutory § 102/§ 103 rejections (based on the entire content of the reference patent/application vs the claims of the target patent or application). Thus cases like Chester v. Miller , 906 F.2d 1574, 15 USPQ2d 1333 (Fed. Cir. 1990); In re Samour , 571 F.2d 559, 197 USPQ 1 (CCPA 1978); In re Lukach , 442 F.2d 967, 169 USPQ 795 (1971); In re Ruscetta , 255 F.2d 687, 118 USPQ 101 (CCPA 1958) come out differently.

§ 102(b)(2)(C) says nothing specific about double patenting, where the issues is solely claims vs claims.

& gt; I am seeing a lot of “judicial” with no resting on the actual law.

So I can give you an answer that makes sense in your frame of reference, who are you? (Not by name, please stay anonymous) Are you an examiner, patent agent, attorney, etc. In what country? What experience do you have with the American legal system?

데이비드 & # 8211; US based primarily, prosecution with limited litigation experience – but with extensive engineering and management experience (start-ups to mid-sized firms) from my pre-law era.

Judges make law. They have been making law since the late 1100s, several hundred years before parliament had the power to make law. The constitutional power of U. S. judges to make law, and the historical intertwine of judge-made law with statutory law, is explained nicely at en. wikipedia. org/wiki/Common_law.

The doctrines discussed here, Metallizing Engineering (secret commercial use as a non-statutory bar) and obviousness-type double patenting, are both entirely judge-made law. In the U. S., judge-made common law is fully as much “actual law” as anything else.

I understand common law.

I reject that law when it comes to making patent law.

I think the Constitution was more than a little bit specific about where that power properly lies.

All of section 2 is a very interesting reminder of how things work here in the US, and especially section 2.5. which explains quite clearly why patent litigation in particular is so complex and expensive. Also the principle of the triumvirate of authority to create law and create a system of checks and balances would seem to apply in this instance. (the AIA and FITF) The odds would seem slim that Congress or the Executive branch will have anything more to say in the matter, so we would seem to be at the mercy of whatever the Judicial branch decides.

I sure wish Chief Judge Michel was still active right about now, and who knows What the Supreme Court will do next? I got the impression that Paul felt he could best serve our interests by retiring so that he could speak out freely, to try to prevent the passage of detrimental “patent revision.”

One definition of “sanity” is “abject submission to reality.”

Under our Constitution as it actually exists, who makes the decisions about what a statute means, and whether to fill in gaps where a legislature neglected to speak, and how? Judges. The Constitution expressly places that power in the judiciary. That was understood before the Constitution was ratified, and it’s been one of the foundations of American law since Marbury v Madison. it seems you’re not a lawyer, but if you want to hold yourself out as a patent agent, your ethical duties to your clients demand that you understand the fundamental basics of how the U. S legal system works.

If you don’t feel you can work within the system as it actually exists, you can’t representing your clients well. If you don’t like the legal system as it actually exists, and you want to practice law in some other legal system that you imagine, you should request that your clients pay you in imaginary money. At the very least, you should fully inform your clients of your approach before you accept a retainer.

An Analogy: Congress compared with System Architecture/Design (in tech fields):

The “new system” (e, g., patent system) is approved and put into use, without running stress-case scenarios to see how (or how-well) the system will work.

The previously known stress cases are ignored and little attempt is made to find all new stress cases; for testing before the system is approved and placed into operation.

The system is not questioned (about what will happen) until after someone is later hurt by the system in a stress-case.

Maybe Congress should consider: Congress provides Requirement/Wants –>> multiple system architectures –> model/test versus stress cases –> iterate on requirements & architectures until system tests/works well –> Congress approves known/tested system –> place system into operation.

Uncertainty is reduced.

You misunderestimate your Congress critters.

When they arrive at your door and say, “We’re here to help”, they mean ….

When they arrive at your door and say, “We’ve designed a faster, cheaper, better and more ‘streamlined’ patent system,” they mean ….

Well no point in philosophizing anymore.

The stuff hit the fan on March 16, 2013.

Our Titanic is taking on water.

Time to play “Nearer My God to Thee”.

Yesterday’s Kirtsaeng decision is highly apropos of our discussion here —

… “[W]hen a statute covers an issue previously governed by the common law,” we must presume that “Congress intended to retain the substance of the common law.” Samantar v. Yousuf, 560 U. S. ___, ___, n. 13 (2010) (slip op., at 14, n. 13). See also Isbrandtsen Co. v. Johnson, 343 U. S. 779, 783 (1952) (“Statutes which invade the common law . . . are to be read with a presumption favoring the retention of long established and familiar principles, except when a statutory purpose to the contrary is evident”).

In case you haven’t seen it yet, Dennis Crouch posted a blog this morning about the Kirtsaeng decision that seems to suggest that the decision in that Copyright case of exhaustion would seem to imply that the same factors might also apply to patents by inference (i. e.-IP rights) in future patent cases.

I take some of the blame for the apparent condescension from Mr. Boundy, as my post at 30 was not clear enough regarding the accepted role of common law in the IP realm.

However, there remains a world of difference between interpretation and gap filliing and the equally apparent (and Lochnerian) insertion of writing patent law that does not have a basis in the Congress determined schemes.

Or, to be polite, David’s response at 32 is a surprising cheap shot that does not follow up with his request for understanding of my background in relation to earlier posts (and leaves the earlier posts unanswered).

Gene, you state that trade secrets are now patentable.

Wouldn’t those two things be inconsistent?

Patents by definition are available to the public. Trade secrets are just that, meant to be private and away from the public.

Thus, if for instance Coca-Cola would make their formula a patent, the public would see it. I do not see the value in this for them as then the public can modify Coca-Cola’s trade secret by adding something ‘new’ to it, creating a new type of Coca-Cola for example, and thus a new patent. This would harm Coca-Cola more than it would help them.

There might not be value for Coca-Cola, but if they wanted to patent their formula they now can, which is ridiculous since it has been used in commerce for over 100 years. For others with trade secrets it might make sense to obtain a patent and thereby inform the public of the trade secret in exchange for patent rights they could assert against others.

First-to-File vs. First-to-Invent: Who Really Benefits from Changing the U. S. Patent System?

Wealth of Ideas Newsletter, October 2007.

The United States patent system is based on a unique "First-to-Invent" doctrine, which means that the inventor who first conceived of the invention and then diligently reduced it to practice by filing a patent application (or actual reduction to practice) is considered the first inventor and is entitled to patent protection.

Almost every other country in the world has a patent system based on the "First-to-File" doctrine, in which the patent is granted to the inventor who is the first to file a patent application, regardless of the date of invention.

For a number of years there have been unsuccessful attempts to change the US patent system from a First-to-Invent to a First-to-File system.

The most recent proposal, embodied in The Patent Reform Act of 2007, which was recently passed by the House of Representatives and is awaiting a vote in the Senate, has gained some traction and deserves close attention. Among other things, the Patent Reform Act of 2007 does away with our time-honored tradition of First-to-Invent and replaces it with the European style First-to-File regime. This article analyzes the pros and cons of the two systems and what it means to American innovators, academia and industry.

First-to-File vs. First-to-Invent Patent Regimes.

In order to understand the difference between the two systems, we first need to understand a few basics concepts in patent law. There are three important dates in the process of patenting an invention: the date of conception, the date of actual reduction to practice, and the date of constructive reduction to practice. The date of conception is when the inventor first conceived of the invention in its complete form. The date of actual reduction to practice is when the inventor built a working model or a prototype. The date of constructive reduction to practice is when the inventor filed a patent application.

In the United States, an inventor who diligently worked on reducing his or her invention to practice by building a prototype and/or filing a patent application is entitled to the date of conception as the "priority date," so long as that inventor did not abandon, suppress or conceal the invention. Under these circumstances, the first inventor to conceive of the invention is entitled to a patent.

When two inventors file patent applications on the same invention, there may be an interference hearing before the Board of Appeals and Interferences at the US Patent Office to determine who conceived of the invention first, and whether the inventors have been diligent in reducing their inventions to practice. This is an expensive and involved procedure.

This is, in essence, how the First-to-Invent patent system works. The United States and the Philippines are the only two countries in the world whose patent systems are based on First-to-Invent regime. The rest of the world uses the First-to-File system, which gives priority to the inventor who first files a patent application, regardless of the date of conception.

Among the advantages of the US First-to-Invent system is that it rewards the first inventor, not the winner of the race to the Patent Office.

The only apparent disadvantage of the First-to-Invent system is a costly and lengthy interference proceeding to determine who of the two inventors conceived of the invention first. Indeed, the expense of fighting patent interference may prove prohibitive for a small inventor, leading to abandonment of the patent application. It is not inconceivable that an inventor who was first to conceive of an invention and first to file a patent application may not receive a patent due to prohibitive cost of proving the date of conception. However, such situations are rare and interference proceedings are infrequent. Most patent attorneys involved in patent prosecution go through their entire professional career without ever representing a client in an interference dispute.

The theoretical basis of the First-to-File system stems from the contract theory of patents. Under this theory, a patent is a contract between an inventor and the public which grants the inventor a public franchise (i. e., a patent monopoly) in exchange for public disclosure of the invention. If a patent is a quid pro quo for public disclosure of the invention, then it is not unreasonable to reward with a patent monopoly the first inventor to disclose the invention to the public.

A practical advantage of the First-to-File systems is its utter simplicity. There are no interference disputes - whoever gets the earliest postmark stamp on the patent application gets the patent.

Another advantage of the First-to-File system is that it eliminates so-called "secret prior art," which are inventions for which patent applications have not yet been filed and therefore cannot be found through a prior art search. If they are filed, such patent applications could preclude other inventors from getting a patent (if the date of conception by the first inventor is earlier than the date of conception by the second inventor.) This seldom happens, and the advantage is of marginal value.

Some opponents of the First-to-File system raise a constitutional argument. Indeed, the First-to-Invent system is deeply rooted in the US Constitution. Article I, Section 8 of the Constitution states:

"The Congress shall have power. To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries."

The Constitution grants Congress the power to secure exclusive rights, i. e. to grant patents to inventors, not winners of the race to the Patent Office. The inventor is, by definition, the one who invented first. An inventor can hardly be defined as the one who is first to file a patent application. Replacing the first inventor with the first filer, as proposed in the Reform Act of 2007, may not be exactly what the Framers of the Constitution had in mind. Other countries which have First-to-File systems do not have this problem because their patent laws are not rooted in their respective constitutions.

It is instructive that the copyright, another form of intellectual property protection stemming from the same clause in the Constitution, vests with its owner as soon as the creative idea is fixed in a tangible form, not when the copyright is registered.

Quality of Invention Disclosure.

Under our patent system, an inventor has sufficient time to perform a thorough search of prior art to determine if the invention is patentable. Having sufficient time to prepare a patent application has positive effect on the quality of the filed application and the breadth of disclosure. Recent research demonstrated that patentees in "First-to-file" countries lag far behind US patentees in patent disclosure breadth. The study shows that US patents have significantly higher page count (indicating breadth of disclosure) and claim count (indicating breadth of protection) than patents originating from the countries with a First-to-File regimei.

Although our system does not require the actual reduction to practice (i. e. building a prototype), it indirectly encourages this by giving the inventor time to reduce the invention to practice before filing a patent application. This results in a better patent application and a fuller disclosure.

US patent law also requires disclosure of the "best mode," i. e. the best way to practice the invention. Needless to say, building a prototype or otherwise further developing the invention allows the inventor to experiment with and contemplate upon the best way to practice the invention, thus leading to a meaningful best mode disclosure1.

An inventor who has written a novel idea in her notebook is not concerned about discussing her idea with others because she has a record of the conceived idea - the evidence is in her notebook (even if someone copies the idea and files the application first). Under a First-to-File regime, inventors would be justifiably hesitant to discuss their ideas with others for fear of being beat in the race to the patent office. This could stifle development of an invention that might have benefited from the cross-pollination of ideas. Such concerns may slow down research and development collaboration, and the exchange of ideas vital to technological progress.

A First-to-File system, however, necessarily leads to a race to the patent office, which leads to half-baked patent applications. Such a system clearly discourages inventors from taking the time to build a working prototype. Moreover, it is hard to imagine how an inventor could disclose the best mode if never given the chance to practice it! In countries where disclosure of best mode is not a requirement, this is not a problem. In the US, however, best mode disclosure is required.

Effect on Small and Independent Inventors.

Another unique feature of the American patent system is the "Grace Period." The twelve-month Grace Period afforded by US patent law allows an inventor to file a patent application within one year after (a) public disclosure of the invention or (b) first sale of the patented product. Under the First-to-Invent regime, there is no necessity for the inventor to rush a patent application to the Patent Office. The inventor can take his time to figure out a marketing plan and business model, and decided whether or not it is prudent to invest in preparing and prosecuting a patent application. Although a proposed change to First-to-File regime does not eliminate the Grace Period, as a practical matter, such regimes would set off a race to the Patent Office, any grace period notwithstanding. A First-to-Invent system, therefore, is very important to small businesses and independent inventors who need to take their financial resources into consideration.

Under the First-to-File regime, large corporations with well-established invention disclosure procedures, patent committees and armies of in-house attorneys will always beat a lone inventor in the race to the Patent Office, thus placing small and independent inventors at a severe disadvantage.

Universities derive significant income from technology transfer and patent licensing. However, academic realities put different pressures on university professors and researchers. Operating under the academic mantra "publish or perish," scientists are more concerned with presenting their results at conferences and publishing them in peer-reviewed journals. After all, their academic career depends upon it. Patenting the results is usually an afterthought.

Under our current First-to-Invent regime, there is no necessity for a researcher to rush a patent application to the Patent Office. The grace period afforded by the US patent system allows researchers to present their discoveries at scientific conferences and publish them in professional journals, and still have twelve months (from the date of the earliest disclosure) to file patent applications. A First-to-Invent regime is, therefore, very important to American universities. Without a grace period, previously published results may no longer be patentable. A change from the First-to-Invent to the First-to-File regime may have the unintended consequence of a sharp decline in university patents, ultimately resulting in a decline of technology transfer revenues.

Harmonization of Patent Law.

The proponents of the change from First-to-Invent to First-to-File argue that it is important for the US to harmonize its patent laws with the rest of the world. Harmonization may be a noble goal but needs be approached with caution.

The US patent system is one of the first and most developed patent systems in the world. Historically, the US was the first (and the only) country to recognize the vital importance of intellectual property protection in its Constitution. The US continues to lead the way as the first country to recognize the patentability of software and business methods. The superiority of the US patent system is widely recognized throughout the world. This begs the question, is it wise to change our superior and time-tested patent system to conform to the arguably inferior patent systems of other countries in the name of harmonization? What about other countries harmonizing their patent laws with ours by, for example, adopting our twelve-month grace period that leads to fuller invention disclosures and more mature patent applications?

The United States is undoubtedly the most inventive country in the world. It is the world leader in many fields, including science, hi-tech and biotechnology. In the US, we create original and innovative products, which are copied and sold back to us as counterfeit goods by foreign infringers. Should we really rush to harmonize our patent laws with those countries that routinely infringe our patents? Shouldn't the Congress be asking who is going to benefit from such harmonization?

The answer is clear – it is not to the benefit of American inventors, American manufacturers or American universities; the change will only benefit foreign businesses trying to compete with American businesses in the American market. Is the role of the US Congress to help foreign competitors put American manufacturers out of business?

In the final analysis, a First-to-Invent vs. First-to-File debate cannot be considered outside of the context of the complete patent reform proposal. In a fair and balanced patent reform, goals of patent law harmonization would be balanced with the interests and concerns of universities, small businesses and independent inventors. In such a scenario, one may be inclined to consider the relative pros and cons of both systems.

The proposed Patent Reform Act of 2007, however, is so consistently and unmistakably biased in favor of large corporations that the purported motivation for the proposed change to a First-to-File system must be viewed with deep suspicion.

Our founding fathers had the foresight to afford first inventors, not first filers, the exclusive rights to their inventions. This Constitutional right is the basis of our Patent System – one of the oldest and the best patent systems in the world, a system that has served our county well for over two centuries. Before we tinker with the system, perhaps we should give some deference to the framers of the Constitution who, after all, were the first to invent our First-to-Invent patent system.

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